2019年9月23日，最高人民法院就“本田案”作出再审判决，否定以往在“PRETUL案”和“东风案”中的裁判观点，认定贴牌加工构成商标侵权。判决一出，引发学界、实务届对“商标性使用”的激烈讨论。

“商标性使用”是商标权能产生和得以维持的前提和基础，借此契机，笔者拟对贴牌加工是否属于“商标性使用”分享一些浅知拙见。

贴牌加工与“商标性使用”贴牌加工，即OEM（OriginalEquipmentManufacturer），也称“定牌加工”、“代工生产”、“三来加工”（即来料加工、来样加工、来件加工），一般指国内加工厂接受境外商标权利人或其被许可人的委托，生产指定商标的商品，所有成品以出口的方式全部交付境外委托人并由境外委托人给付报酬的模式。

但在成品交付境外委托人的过程中，因附加的商标与在出口海关备案的国内注册商标相同或近似，而被出口海关扣押并被国内注册商标权利人起诉至法院，此时，贴牌加工是否构成“商标性使用”是认定贴牌加工是否侵权的必要条件。

涉外贴牌加工的特殊性与实践争议自2001年以来，有关涉外贴牌加工商标侵权问题的典型案件至少有16起，存在一定的“类案不同判”现象；其中，有6起案例在二审或再审程序中出现了“同案不同判”的情况。我国涉外贴牌加工商标纠纷案(2001—2019年)[1]

我们选取几则典型案例，对贴牌加工是否属于“商标性使用”予以详细分析。

（一）法院认为贴牌加工不属于“商标性使用”的典型案例

1.鳄鱼案[2]

法院认为，商标法的商标使用，应当是为了实现商标功能的使用。商标最主要的功能是识别，只有商品进入了流通领域，商标的识别功能才得以发挥；商标不进入流通领域，商标只不过是一种装饰，无所谓识别问题。因此商标法上的商标使用，应当是与商品流通相联系的使用行为。

瑞田公司所加工产品全部出口，并不在中国市场上销售，因此，在中国境内，上述吊牌、领标不具有识别商品来源的功能。加工方按照委托方的要求，将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工行为，不是商标法意义上的商标使用行为。

2.东风案[3]

根据原审法院查明的事实，常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。

（二）认为贴牌加工属于“商标性使用”的典型案例

1.本田案[4]

法院认为，商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体……因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

本案中，相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。

2.Speedo案[5]

法院认为，商标使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价。在涉外贴牌加工行为中，作为生产环节的贴牌行为系典型的将商标用于商品上的行为，属于商标使用行为。鼓励贴牌加工产业自创品牌、培育品牌竞争优势亦符合我国目前的贸易产业政策和知识产权保护政策；且商标法律制度的根本宗旨是保护商标专用权，在涉外贴牌加工案件中充分保护在我国注册使用的商标，符合我国商标法律制度的立法宗旨。

3.ROADAGE案[6]

即使被诉侵权产品系进入该境外市场，但于逊刚注册商标核准使用的商品也销往同一境外市场，故足以使相关公众产生混淆误认，客观上势必导致国内商标权人利益之实质损害。综上审查分析，容大公司在类似商品上使用与涉案权利商标相同或相近似的商标标识，属于商标意义上的使用行为，构成商标侵权。

除上述三起民事案件外，在商标撤三行政诉讼中，商评委、北京知产院和北京高院则清一色认为贴牌加工行为属于“商标性使用”。如在国际注册第1018645号“POWERFIX”商标撤销复审案[7]中，商评委意见为“虽然贴牌加工的商品并未在中国大陆市场流通，但是商品的生产加工行为发生在中国大陆，生产者将商标附着于商品的行为具有使之区分商品来源的真实意图”，属于积极使用商标的行为；在明季私人有限公司与商评委撤销复审行政案二审判决[8]中，北京高院认为虽然商品在中国生产加工后直接出口国外，未在中国大陆市场流通，但仍然属于积极激活商标，并不存在搁置和浪费商标资源的行为。

对贴牌加工是否属于“商标性使用”的理解从司法判例中我们可以看到，法院认定贴牌加工行为不侵犯商标权的理由主要是：基于商标权的地域属性，涉案产品贴附的商标在国内市场并未发挥该作用，仅在境外销售地具有识别商品来源作用，故不属于商标性使用，也无法对权利人的商标声誉造成损失，因此不会损害权利人在国内的利益。

而认定贴牌加工行为侵犯商标权的主要理由为：在涉外贴牌加工行为中，作为生产环节的贴牌行为系典型的将商标用于商品上的行为，属于商标使用行为。根据商标地域性原则，境外注册在我国并不受保护，同时我国商标法并未规定“相关公众”仅限于国内公众。在贸易全球化背景下，即使贴牌加工的商品全部出口，也存在回流至国内市场的可能，故也有可能造成国内消费者的混淆。

由此可见，加工企业贴附商标标识的行为是否属于“商标性使用”是法院判决是否构成侵权的主要根据。笔者总体偏向于贴牌加工行为不构成“商标性使用”，主要出于以下三点理由。

首先，国内加工厂向境外委托人交付商品后，商品的流向就已不在国内加工厂的控制范围之内，如果因商品存在回流国内市场的可能使其承担侵权责任，显然苛之过巨；

其次，商标权的地域性决定了即使贴牌加工的商品造成境外消费者的混淆，也已超出了国内注册商标的保护范围，也即“相关公众”的概念应理解为中国境内的消费者和相关经营者；

再次，境外委托方在进口国具有注册商标时，其本身即足以排斥国内商标注册人以相同或近似商标进入该国，故不存在对国内商标注册人造成损害的可能性。

然而，贴牌加工不属于“商标性使用”的理解不可能过于绝对化，适用不能机械化，而应结合具体的案情综合分析。比如，某一品牌已经具有一定知名度但暂无进入中国市场的打算也未在中国注册商标，着眼于中国的劳动力市场而委托中国境内的工厂生产并全部出口海外市场。一些搭便车者（free-rider）获悉这一品牌后，恶意抢先在中国申请注册并在海关备案，待海关扣货后以商标侵权诉讼相要挟，企图高价出售商标。此时，法院以贴牌加工不属于“商标性使用”驳回搭便车者的诉讼尚显合理、公正。

相反，如果国内加工厂实际生产中并未规范地使用境外委托人的注册商标，如“本田案”中委托人的境外商标是HONDAKIT，但被告实际生产中突出放大使用HONDA；在“ROADAGE案”中，被告使用了国内商标权利人的其他商标，已具有明显攀附国内商标知名度的恶意，此时如果还坚持以贴牌加工不构成“商标性使用”为由判定被告不承担侵权责任，明显有失公允。

笔者认为，在认定贴牌加工行为是否构成商标侵权时，可以重点考虑以下几个要素：

•加工方能否提供完整有效的授权链：原因在于贴牌加工不构成商标侵权的原则只能对善意接受境外委托人订单的国内加工厂在一定限度内认定不属于侵权，不能无限延伸到其他从事出口贸易的企业。即在具体案件中，被告不能仅以商品出口海外进行抗辩，必须提供境外委托人的授权文件，如境外商标证明、委托加工合同、授权书、付款证明等必要材料；

•加工方是否根据境外注册商标严格规范使用：就贴牌加工的贸易模式而言，境外委托人属于直接使用人，而国内受托工厂属于帮助生产者。也即就算认定贴牌加工属于商标侵权，境外委托人才是直接侵权人，受托方至多属于间接侵权者。如果法院能够查明国内受托工厂已经尽到了必要的注意义务，则主观上不存在侵权恶意，不应承担侵权责任。必要注意义务可以体现为对授权文件的审查，也可以反映在以下两个方面：（1）对国内较高知名度的商标，尤其是驰名商标进行避让；（2）受托工厂应当严格、规范实施受托生产行为，不得对商标进行变形使用，如本田案中突出使用“HONDA”，也不得超出订单范围或者境外商标的核准商品范围，实施生产行为；

•商品出口以前是否曾因故意或过失流入国内市场；如果贴牌加工的商品在生产和出口过程中实际流入了中国市场销售，则构成新的事实，另行判断是否构成商标侵权。参考浙江省高院、浙江省检、浙江公安厅联合发布的《关于办理涉外定牌加工等侵犯知识产权刑事案件有关法律适用问题的会议纪要》，“对境内受托方超出涉外订单范围生产该注册商标的商品，且确有充足证据证实已在或将在境内销售的部分，由于已侵犯或势必会侵犯境内相关权利人的商标专用权，如符合入罪标准，则可以假冒注册商标罪定罪处罚”；

•当前的国际经济政治形势等。中国原本作为世界工厂，每年会接受大量涉外贴牌加工的委托订单，符合中国经济发展的阶段性要求，几乎每一个贴牌加工判决都会在说理部分写下一大段关于国内外贸政策导向的论述。客观上来说，如果绝对化地认为贴牌加工属于商标侵权，可能直接断了众多国内加工厂的财路。笔者揣测，如今最高院推翻原先的判决思路，因为近年来执政党不断提出经济增长应从高速发展转变为高质量发展，所以低端的贴牌加工已经不再重视。同时受中美贸易战影响，从中央到地方关于加强知识产权保护，严惩知识产权侵权的意见不断涌现，具有明显攀附知名商标知名度的贴牌加工行为将难逃追责。

(本文根据是轶群律师在星瀚律师事务所内部学习会上的分享内容整理而成，实习生倪佳纯对本文亦有贡献。)

[1]赖利娜、李永明：《涉外贴牌加工商标纠纷案件的侵权认定研究——以2001—2019年的典型案例为样本》，载《知识产权》2020年07期。

[2](2012)鲁民三终字第81号

[3](2016)最高法民再339号

[4](2019)最高法民再138号

[5](2014)浙知终字第25号

[6](2016)浙民再121号

[7]商评字[2020]第0000038388号撤销复审决定书

[8]（2016）京行终4613号文：是轶群

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